Environ 20 % des brevets déposés par des personnes morales en France le sont par des PME, alors que 57 % le sont par des grandes entreprises. En outre, les PME françaises déposent beaucoup moins de brevets que leurs homologues allemandes. La fiabilité du brevet français serait par ailleurs critiquée. Ce sont ces constats qui expliqueraient les dispositions relatives à l’innovation contenues dans la loi PACTE, promulguée le 22 mai 2019. Celles-ci vont induire de profonds changements dans le droit et la pratique des brevets en France. Rapide focus sur certaines dispositions phares. Explications par Dorian Guiu, responsable du cabinet JurisPatent, spécialiste et surtout conseil depuis près de quatre décennies en propriété intellectuelle.

 

• L’examen de la demande de brevet par l’INPI va être substantiellement modifié : de quoi s’agit-il concrètement ?

Pour bénéficier des nombreux attraits du brevet, principalement le monopole qui peut être opposé aux tiers, il faut remplir certaines conditions prévues par la loi. Il y en a principalement trois. L’invention doit ainsi être nouvelle, inventive et susceptible d’application industrielle (Relire sur le sujet : ici). Jusqu’à présent, l’examen de ces conditions par l’INPI était très limité : seul un défaut de nouveauté pouvait aboutir au rejet d’une demande de brevet, sous réserve qu’il soit « manifeste ». C’est notamment pour cette raison qu’il était relativement aisé, en pratique, d’obtenir la délivrance d’un brevet en France, alors pourtant qu’il ne remplissait pas forcément les conditions prévues par la loi.

La loi PACTE vient cependant renforcer sensiblement la portée de cet examen : dorénavant, l’INPI contrôlera l’existence des trois conditions précitées, en particulier l’activité inventive, qui est souvent celle qui fait débat lorsque la validité d’un brevet est discutée lors d’un procès ultérieur. Les défenseurs de cette disposition estiment qu’un examen plus exigeant aboutira à la délivrance de brevets de meilleure « qualité ». En effet, la véritable vérification de la validité du brevet était en pratique reportée lors d’une action judiciaire en contrefaçon : un tiers présumé contrefacteur, c’est-à-dire utilisant l’invention brevetée sans l’autorisation du titulaire du brevet, se défend fréquemment en alléguant que le brevet n’est pas valable car l’invention brevetée ne serait pas nouvelle et/ou inventive.

Or, certaines années, il arrive que plus de 50 % des brevets français soient annulés par les tribunaux ! C’est cette incertitude quant à la validité réelle du brevet français qui justifierait un renforcement de l’examen en amont. Cependant, cette réforme risque en pratique d’allonger la durée de délivrance des brevets en France (actuellement 24 à 36 mois) et d’augmenter les coûts d’obtention d’un brevet, dans des proportions difficilement évaluables à ce jour. Ces deux conséquences ne vont pas spécialement dans le sens d’une amélioration de la croissance des PME…

 

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• Une procédure d’opposition va être créée : est-ce une bonne chose ?

La France va se doter d’une procédure d’opposition devant l’INPI, à l’instar de la procédure existant devant l’Office Européen des Brevets (OEB) pour les brevets européens. Ainsi, un brevet qui aura passé avec succès cette nouvelle formule de l’examen devant l’INPI pourra encore être contesté, cette fois-ci par un tiers. Deux raisons sont à l’origine de cette mesure : il s’agit, d’une part, de faciliter la contestation des brevets. Jusqu’à présent, seule une action judiciaire était possible. L’opposition est une procédure administrative dont on peut raisonnablement penser qu’elle sera moins onéreuse. Et elle sera ouverte à n’importe qui, concurrent ou non. D’autre part, le brevet français doit devenir plus robuste, plus sûr et donc plus fiable.

Or, même élargi, l’examen par l’INPI ne pourra jamais être exhaustif : outre les limites inhérentes à l’intervention humaine d’un examinateur (subjectivité de l’interprétation, erreur d’appréciation, etc.), un certain nombre d’antériorités ne seront pas forcément connues de l’INPI (« auto-divulgation » par le déposant avant le jour du dépôt, divulgation de l’invention dans un catalogue ou sur un salon professionnel antérieur au dépôt, etc.). Mais cette mesure aura là encore pour effet d’allonger la durée de délivrance et d’augmenter les coûts du brevet.  Les modalités de cette procédure d’opposition (délai pour former opposition, coûts et durée de la procédure, voies de recours, etc.) ne sont pas encore connues.

 

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• Ces changements vont-ils modifier les pratiques en termes de stratégie de protection ?

La réforme sonne le glas des « brevets marketing », ces titres délivrés par l’INPI en raison de l’examen limité en vigueur jusqu’à présent alors qu’au plan juridique, ils ne remplissent pas forcément les conditions légales de validité. Le recours aux brevets marketing constituait pourtant un levier stratégique et de développement, en particulier pour les start-ups et les PME que la loi est pourtant censée favoriser. Dès lors, la réalisation d’études de brevetabilité par un Conseil en Propriété Industrielle (CPI) sera encore plus recommandée qu’elle ne l’est aujourd’hui (recherche d’antériorités, vérification que le brevet porte bien sur une invention protégeable au sens de la loi).

Il s’agit en effet d’éviter d’engager les frais d’un brevet voué au rejet. Il convient également de ne pas se trouver dans la situation dramatique consistant à voir sa demande de brevet publiée, ce qui est un effet automatique 18 mois après un dépôt, puis au bout du compte rejetée ! Les concurrents auraient alors accès au contenu de l’invention alors que, de votre côté, vous ne disposeriez d’aucun monopole ! Pour les mêmes raisons, le contenu du texte du brevet (description de l’invention, revendications) devra être adapté et stratégiquement réfléchi car il pourra impacter la décision de l’INPI d’accorder ou non la délivrance. Là encore, l’intervention du CPI sera décisive.

Les stratégies pourront par ailleurs intégrer le recours au certificat d’utilité, lui aussi modifié par la loi PACTE : très peu utilisé jusqu’à présent, ce titre de propriété industrielle d’une durée qui pourra désormais aller jusqu’à 10 ans, octroie un monopole sur une invention technique, sans que les conditions de brevetabilité ne soient vérifiées par l’INPI. En cas de doute sérieux sur la nouveauté ou l’activité inventive d’une innovation, le dépôt d’un certificat d’utilité pourra parfois constituer une option intéressante.

Le législateur a ainsi souhaité faire du certificat d’utilité une alternative crédible au brevet dans certains cas particuliers. En outre, il sera possible pour le titulaire d’un certificat d’utilité de procéder ultérieurement à sa transformation en brevet. Par exemple, lorsque la viabilité commerciale du projet est assurée, il pourrait être opportun de prolonger de quelque temps la durée de vie du titre. Toutefois, une personne aguerrie à la propriété industrielle restera nécessairement méfiante vis-à-vis d’un titre (le certificat d’utilité) qui ne fait pas l’objet d’un véritable examen et pour lequel aucun Rapport de Recherche Préliminaire n’est établi par l’INPI.

Ceci étant dit, il conviendra de laisser passer un peu de temps avant d’avoir une idée précise des effets de la réforme dont l’efficacité dépendra notamment des moyens dont disposera l’INPI pour exercer sa mission dans des délais acceptables. A cet égard, l’INPI semble vouloir mettre en œuvre cette réforme à effectifs constants (ou presque), ce qui ne peut que laisser sceptique vu l’ampleur de ses nouvelles missions ! Il sera également recommandé pour les entreprises d’élargir leur veille concurrentielle aux veilles de brevets : outre l’information stratégique qu’elles procurent, ces veilles permettront d’engager, dans les délais impartis, une procédure d’opposition à un moment clé (très peu de temps après la mise au point de l’invention par le tiers et potentiellement avant la mise sur le marché) et moyennant des coûts a priori limités.

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© Cabinet Guiu-JurisPatent.

• La « demande provisoire » constituera-t-elle un outil efficace pour les start-ups et les PME désireuses de tester le marché avant d’engager des coûts de protection ?

Cette mesure n’a pas été adoptée dans la loi PACTE. Mais elle devrait être introduite par décret dans les prochains mois. Elle autoriserait le dépôt d’un « brevet minimaliste », à moindre coût : cette demande de brevet ne contiendrait qu’une description de l’invention et ne donnerait pas lieu au paiement de taxes au moment du dépôt. Le dépôt des revendications serait possible dans un délai d’un an à l’issu duquel le déposant pourra éventuellement décider de renoncer au brevet et ce, sans divulgation au public.

Cependant, même s’il convient d’attendre le texte du décret pour connaitre avec précision les modalités et contours de cette mesure, l’instauration d’une telle demande provisoire – que quasiment aucun des grands pays déposants de brevet n’a adopté – semble à la fois inutile et inopportune : inutile car il est déjà possible, dans le droit actuel, de parvenir peu ou prou à ce résultat. Et dangereux, car la perception de cette mesure par les opérateurs économiques non spécialistes du droit des brevets pourrait aboutir à des malentendus quant aux risques de recours à la demande provisoire.

En effet, une telle demande ne prépare pas à l’extension du brevet à l’étranger, en l’absence de rapport de recherche et donc d’information sur la brevetabilité de l’invention. La demande provisoire sera, en outre, le plus souvent lacunaire si elle n’est pas rédigée par un spécialiste : cela pourra avoir pour conséquence d’aboutir à un brevet qui ne protégerait pas ce qui mériterait de l’être, ou dont la validité et/ou la portée pourrait être contestée en cas de litige.

• Quand ces changements entreront-ils en application ?

L’examen élargi par l’INPI sera normalement applicable aux demandes de brevets déposées à partir du 22 mai 2020. Concernant l’opposition, cela devrait également être sur 2020, mais la loi ne prévoit pas de date précise. Dans l’intervalle, il peut être opportun de « profiter » du régime actuel !

• Parallèlement à la loi Pacte, on attend l’entrée en vigueur du brevet à effet unitaire et de la Juridiction Unifiée du Brevet : qu’en est-il exactement ?

Ce n’est pas pour tout de suite ; nous y reviendrons dans un prochain Avis d’Expert sur Traces Ecrites News !

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